Ochrona marek i znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są światowym liderem pod względem produktu krajowego brutto (PKB), stanowiącego 26,95 biliona dolarów (czyli 25,83% światowego PKB) na koniec 2023 roku.  Wiąże się to ze znacznymi możliwościami dla międzynarodowych firm i przedsiębiorstw. Aby zmaksymalizować efektywność działalności biznesowej w Stanach Zjednoczonych, ważne jest, aby wyróżnić swoje produkty i usługi na rynku, a dzieje się to poprzez tworzenie, inwestowanie i ochronę unikalnej marki.

Stany Zjednoczone mają solidny system ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych i tajemnic handlowych.  Znak towarowy to unikalne słowo, obraz lub inny znak używany w połączeniu z produktem lub usługą w celu identyfikacji produktu lub usługi w obrocie.  Innymi słowy, znaki towarowe służą ochronie marki w Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe to wielki biznes w USA. Na początku czwartego kwartału 2023 r. w bazie danych znaków towarowych było ponad 3 miliony rejestracji, w tym ponad 737 000 zgłoszeń od początku roku i ponad 414 000 rejestracji od początku roku.  Odsetek wniosków odrzuconych po podjęciu pierwszej czynności jest wysoki: ponad 60% wniosków w przypadku TEAS Plus i ponad 95% w przypadku zgłoszeń w ramach Protokołu Madryckiego (omówionego poniżej). Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO, amerykańska agencja regulacyjna ds. znaków towarowych) potrzebuje około 8,5 miesiąca na rozpatrzenie nowego zgłoszenia znaku towarowego.  Na przykład na dzień 9 stycznia 2024 r. USPTO rozpatruje obecnie wnioski o znaki towarowe złożone między 27 marca 2023 r. a 10 kwietnia 2023 r.  Źródła:  https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/ i https://www.uspto.gov/trademarks/apply.

Ze względu na rozbudowany poziom handlu i konkurencji w Stanach Zjednoczonych, a także ze względu na czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o rejestrację znaku towarowego i wysoki wskaźnik odmów, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa system i jakie kroki należy podjąć, aby pomyślnie dokonać zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza zagranicznych firm zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi, które starają się chronić swoją markę w Stanach Zjednoczonych.

System prawny Stanów Zjednoczonych w skrócie

Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, około 574 federalnie uznanych plemion indiańskich, około 16 terytoriów, a nawet pewnej liczby terytoriów spornych (dalej łącznie “jurysdykcje”).

W Stanach Zjednoczonych stany, plemiona indiańskie i terytoria ustanawiają i egzekwują własne prawa w swoich granicach geograficznych, natomiast prawa te są podporządkowane “prawu federalnemu”, które z kolei jest podporządkowane Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prawo federalne to ustawy uchwalone przez obie izby Kongresu (Izbę Reprezentantów i Senat USA) i albo podpisane przez urzędującego prezydenta USA, albo przegłosowane większością kwalifikowaną (dwie trzecie głosów) w Kongresie w celu przezwyciężenia prezydenckiego weta. Prawo federalne mogą również stanowić przepisy uchwalane przez różne departamenty federalne, takie jak przepisy dotyczące lotnictwa (Federalna Administracja Lotnictwa, czyli FAA) czy patentów i znaków towarowych (USPTO).

W Stanach Zjednoczonych istnieje około 438 agencji i podagencji.

Prawo ochrony znaków towarowych Stanów Zjednoczonych w skrócie

W Stanach Zjednoczonych prawo ochrony znaków towarowych funkcjonuje na wielu poziomach. Po pierwsze, prawie wszystkie jurysdykcje w USA (z wyjątkiem poziomu federalnego) mają tak zwane “prawa zwyczajowe” dotyczące używania nazwy. Prawa zwyczajowe nie wymagają rejestracji i generalnie pozwalają “wcześniejszemu użytkownikowi” na uniemożliwienie “nowemu użytkownikowi” dalszego używania nazwy w odpowiednich jurysdykcjach. Domniemywa się, że każdemu przysługuje “prawo” do nazwy swojej firmy w granicach danej jurysdykcji, w celu zapobiegania “pomyłkom rynkowym” w odniesieniu do źródła danego produktu lub usługi.  Ponieważ prawa zwyczajowe odnoszą się do tego, co dzieje się w danej jurysdykcji, jedna osoba w jednym stanie nie może korzystać z “praw zwyczajowych”, aby zabronić komuś używania tej samej nazwy w innej jurysdykcji. Jednak prawa zwyczajowe stanowią dostępną opcję “awaryjną”, gdy firma z siedzibą w USA nie podjęła wcześniej kroków w celu zarejestrowania znaku towarowego lub innej ochrony swojej marki w określonej jurysdykcji.

Po drugie, prawie wszystkie jurysdykcje w USA posiadają jakąś formę “rejestracji znaku towarowego”, w tym na poziomie federalnym. Niefederalne znaki towarowe zapewniają ochronę w granicach jurysdykcji i nie mogą być egzekwowane poza jej granicami. Podstawowa różnica między niefederalnym znakiem towarowym a “prawami zwyczajowymi” polega na (1) szerszej ochronie, tj. znaki, które są podobne – a nie tylko takie same – mogą podlegać ochronie, oraz (2) dostępne są dodatkowe opcje prawne, w tym odszkodowanie, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, honoraria adwokackie i inne. Niefederalne znaki towarowe nie są jednak faworyzowane w stosunku do federalnych znaków towarowych, ponieważ (a) niefederalne znaki towarowe nie mogą być egzekwowane poza jurysdykcją, w której zostały zarejestrowane, oraz (b) federalne znaki towarowe mają pierwszeństwo przed niefederalnymi znakami towarowymi, a zatem federalne znaki towarowe mogą być używane do powstrzymania naruszeń znaków towarowych w dowolnym miejscu w USA, w tym w jurysdykcjach, które zgodnie z prawem miejscowym przyznały prawa do znaku towarowego przedmiotowemu znakowi.

Wreszcie, po trzecie, znaki towarowe na poziomie federalnym są przyznawane i zarządzane przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Te znaki towarowe, jak wspomniano powyżej, mają pierwszeństwo przed wszelkim innym użyciem w Stanach Zjednoczonych.  Znaki towarowe chronią przed naruszającym prawo użyciem zgodnie z normą prawną zwaną “prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd”.

Norma prawna prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych toczyła się przełomowa sprawa sądowa, która zdefiniowała normę prawą “prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” użytą do rozważenia, czy znak towarowy został naruszony. Jest to ta sama norma prawna (czyli test), który stosuje USPTO przy określaniu, czy przyjmie lub odrzuci zgłoszenie znaku towarowego, w oparciu o inne istniejące wcześniej znaki towarowe.

Test prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uniemożliwia rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, który jest tak podobny do zarejestrowanego znaku towarowego, że istnieje prawdopodobieństwo, że konsumenci byliby zdezorientowani, oszukani lub wprowadzeni w błąd co do handlowego źródła pochodzenia towarów stron. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ustala się indywidualnie dla każdego przypadku z zastosowaniem czynników określonych w wyroku w sprawie In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973) (zwane “czynnikami du Ponta”).  Zdefiniowano trzynaście czynników, ale pierwsze dwa wydają się stwarzać najwięcej problemów dla większości stron.  Są to:

1. Podobieństwo lub brak podobieństwa znaków towarowych w całości pod względem wyglądu, brzmienia, konotacji i wrażenia handlowego.
2. Podobieństwo lub brak podobieństwa oraz charakter towarów … opisany w zgłoszeniu lub rejestracji lub w związku z którymi używany jest wcześniejszy znak.

Oznacza to, że USPTO nie zezwoli na rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, który jest “podobny” do wcześniej istniejącego znaku towarowego. Podobieństwo w konotacji może obejmować między innymi tłumaczenia, skróty, typowe błędy ortograficzne i synonimy, co może stanowić źródło niemałej frustracji.

Na przykład słowa read, red, reed, review, peruse, study, rojo (hiszp.), au rouge (francuski), czerwony (polski), leer (hiszpański), lire (francuski) i czytać (polski) mogą być uważane za “podobne” dla celów znaków towarowych, w zależności od zastosowania.

Opisowy a wyróżniający

Kolejną kwestią stojącą na drodze do rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych jest tzw. “charakter opisowy”. Terminy opisowe nie podlegają ochronie, chyba że nabiorą drugorzędnego znaczenia na rynku, co generalnie oznacza niemałe wydatki przeznaczone na penetrację rynku, reklamę i badania opinii publicznej w celu udowodnienia istnienia “drugorzędnego znaczenia”.

Charakter opisowy odnosi się do słów lub terminów używanych w kontekście produktów lub usług, do których się odnoszą. Na przykład znak towarowy zawierający słowo “apple” zostanie uznany za “opisowy”, gdy zostanie użyty w odniesieniu do gospodarstwa sadowniczego, musu jabłkowego lub szarlotki. Natomiast słowo “apple” użyte w odniesieniu do firmy komputerowej byłoby uważane za odróżniające. Jeżeli dany znak towarowy zawiera co najmniej jeden wyraz opisowy, przy ocenie charakteru wyróżniającego nie bierze się ich pod uwagę, lecz badaniu poddaje się to co pozostało po ich (hipotetycznym) usunięciu. Biorąc pod uwagę ten sam przykład, “Apple Computer Company” z pewnością może być znakiem towarowym, ale jedynym odróżniającym terminem w tym wyrażeniu jest “apple” – zakładając, że przy analizie charakteru opisowego wyrażenie to nie zawierałoby słów “Computer Company”, a “apple” byłby jedynym słowem dostępnym przy określeniu “prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”, omówionego powyżej.

Charakter odróżniający to zatem te słowa i wyrażenia w znaku towarowym, które nie opisują produktu lub usługi, z którymi znak towarowy jest powiązany. Słowa odróżniające to takie, które są sugestywne lub arbitralne. Ponownie, na przykład, “apple” nie ma nic wspólnego z komputerami ani z muzyką.  Jakie inne znane marki przychodzą ci do głowy, które składają się ze słów, które nie definiują produktu czy usługi, z którą są kojarzone?

Protokół Madrycki

Przedsiębiorcy z UE próbujący zarejestrować znak towarowy w USA mają niekiedy trudności z instytucją „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” i „charakteru opisowego” ze względu na różnice językowe i prawne. Być może dlatego wskaźnik odrzuceń wniosków o rejestrację znaków towarowych złożonych do USPTO na podstawie Protokołu Madryckiego wynosi ponad 95%.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czuwa nad stosowaniem Protokołu Madryckiego, który jest traktatem zawartym pomiędzy 130 krajami, zapewniającym scentralizowany system zgłaszania znaków towarowych w każdym ze 130 krajów członkowskich, w tym w USA i państwach członkowskich UE.  Strony mogą zgłaszać i zarządzać swoim znakiem towarowym w krajach będących stroną Protokołu Madryckiego, korzystając z jednego, usprawnionego procesu składania wniosków.

Aby skorzystać z Protokołu Madryckiego, strona może dokonać “zgłoszenia międzynarodowego”, pod warunkiem, że dokonała już zgłoszenia znaku towarowego w wybranym przez siebie kraju, zwanym “urzędem pochodzenia”. Zgłoszenie to służy jako podstawa do międzynarodowego zastosowania.  Strony dokonują zgłoszenia międzynarodowego w swoim urzędzie pochodzenia i uiszczają związane z tym opłaty, a także wybierają kraje, w których chcą uzyskać ochronę. Pozwala to na przykład mieszkańcom UE na złożenie wniosku o znak towarowy w UE, a następnie złożenie zgłoszenia międzynarodowego, które obejmuje Stany Zjednoczone.

Po poświadczeniu zgłoszenia międzynarodowego przez urząd pochodzenia jest ono przesyłane do Biura Międzynarodowego (IB). IB rozpatruje wniosek, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały dostarczone. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, IB wyda zawiadomienie o nieprawidłowościach. Udzielenie odpowiedzi na takie zawiadomienie jest warunkiem dalszego rozpatrywania wniosku. 

Jeśli wszystkie problemy zostaną rozwiązane, międzynarodowy znak towarowy zostanie wydany i opublikowany w Dzienniku Znaków Międzynarodowych WIPO. Poszczególni członkowie Protokołu Madryckiego, wybrani przez zgłaszającego, rozpatrują zgłoszenie międzynarodowe. Wiele krajów wymaga, aby strona była reprezentowana przez lokalnego prawnika posiadającego uprawnienia w danym kraju, a zarówno UE, jak i USA nie różnią się pod tym względem od siebie. Każdy kraj korzysta z własnych przepisów ochrony znaków towarowych podczas rozpatrywania wniosków i może wydawać własne decyzje odmowne (tzw. “działania urzędu”).  Przesłanki rejestracji znaków towarowych różnią się w zależności od kraju, co oznacza, że znak towarowy zarejestrowany w UE będzie musiał przejść test braku charakteru opisowego i braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, by zostać zarejestrowanym w USA.

Podsumowanie

Jeśli mieszkasz w UE i chcesz chronić swoją markę w USA, zalecamy skonsultowanie się z lokalnym prawnikiem w twoim kraju, który pomoże prawidłowo złożyć wniosek w UE.  Zanim jednak sfinalizujesz swoje zgłoszenie w UE, opłaca się skonsultować się z prawnikiem amerykańskim, aby ocenić ryzyko związane z odmową rejestracji w USA. Prawnicy amerykańscy mogą przeprowadzić wstępne przeszukanie bazy danych USPTO pod kątem identycznych lub bardzo podobnych znaków (ang. knockout search) i wydać opinię o ryzyku, która pomoże dokonać mądrego wyboru marki i, miejmy nadzieję, zmaksymalizować potencjał zatwierdzenia znaku zarówno w UE, jak i USA.

Po zminimalizowaniu ryzyka odrzucenia znaku w USA i UE należy przystąpić do zgłoszenia znaku towarowego w UE. Zgodnie z Protokołem Madryckim data zgłoszenia może zostać wykorzystana do ustalenia pierwszeństwa prawnego w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem, że zgłoszenie znaku towarowego zostanie zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych.  W tym celu, po zarejestrowaniu znaku towarowego w UE, możesz utworzyć “zgłoszenie międzynarodowe” zgodnie z Protokołem Madryckim i dokonać jego złożenia w USPTO w USA.

Ten artykuł został przesłany do TGC Corporate Lawyers przez L4SB ze Stanów Zjednoczonych.
L4SB jest partnerem TGC Corporate w Lawpact.
Odwiedź stronę L4SB: https://www.l4sb.com/

Własność intelektualna – sprawdź, jak możemy pomóc!